1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
IPRにおいて、複数の先行文献を組み合わせて無効理由を主張する場合、単に、複数の先行文献に開示されているというだけでは実質的な証拠とはならず、それらの組み合わせが当業者に動機付けとなることを立証する「実質的な」証拠が必要である。本件は、そのための実質的証拠で立証されていないとされた。
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本件では、特定のクレーム要素が必須要素であることを示す限定と任意要素であることを示す限定の双方がクレームに含まれていた。地裁はクレームの限定に矛盾があるという理由でクレームが「不明確」(indefinite)と判断したが、この判決でCAFCは、地裁の判断を覆し、改めてクレーム解釈するように事件を差し戻した。
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侵害事件において、原告の関連特許出願の審査過程において、応答期限内に応答しなかったことがUSPTOに対する意図的な遅延でないと説明したことが不実行為にあたるか否かが争点となった事例である。被告は、出願人(原告)がUSPTOを欺く特定の意図を持って重要な情報を虚偽記載または省略したことを証明しなければならないが、地裁は、被告が出願人の意図的な放棄を明確かつ説得力のある証拠を提出していないと判断し、C…
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原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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この判決でCAFCは、クレームの記載不備(112条)を判断したPTABのIPR決定を覆した。この事件においては、クレームに記載の数値範囲がより狭く、明細書ではより広い数値範囲が記載されているのみであった。
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クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
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この判決で第5巡回区控訴裁判所は、ビンテージ時計にメーカーブランドを付けて販売する行為を商標侵害であると認定したものの、権利行使の遅れを理由に損害賠償請求を認めなかった。
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関税法337条違反に基づく申立ての場合、基礎となる特許が「国内産業」としての活動に該当することを示さなければならない。国内産業要件は製品全体への投資だけではなく、製品に搭載されるソフトウエアへの投資も国内産業要件を満たすことを認めた。
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本判決でCAFCは、明細書やクレームを重視したクレームの用語解釈を行った他、PTABによる引例の解釈が合理的であるとして専門家証人に基づく引例の再評価を行わなかった。
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この事件では、IPR申請者が積極的に参加しない場合を除き、IPR手続きを積極的に行わないとする同意に基づいて参加した参加者が、IPR申請者が手続きを断念したため、積極的にIPR手続きに参加し、補正クレームへの反対および無効証拠を提出した。PTABでは、参加者の手続きへの単独での参加を認め、提出した無効証拠を採用し、IPR対象クレームを無効とした。CAFCでもPTABの決定を支持した。
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