1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
通常であれば、従業員が大学で博士号を取得した研究に基づく発明は、職場以外で行われたから、職務発明に該当しないとされるであろう。本案件では、従業員が雇用先からフェローシップ・プログラムを受けて博士号を取得した研究であったため、発明が雇用契約における私的な時間に行われたのか、職務の時間に行われたのか、定義が曖昧とされた。
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特許法285条により裁判所は、無謀な訴訟を起こし、負けた者に例外的(exceptional)に相手方の弁護士費用を負担させることができる。対抗手段のために起こしたIPRの費用を、敗訴した特許権者にもとめられるかどうかが、この事件では判断された。
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ITCの関税法337条調査は侵害品に対する強力な排除命令が得られるメリットがある。ITCへの提訴には、特許で保護された製品に関連する「国内産業要件」を満たす必要がある。国内産業要件は、①工場及び設備への投資、②労働力の雇用及び資本の投入、③特許実施のための投資を立証する必要がある。
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米国では判例により特許のクレームが情報の内容を特定している場合、そのクレームは印刷物(printed matter)として発明性が否定される。本件では、クレーム中の暗号化通信とプログラムコードの文言が印刷物に該当するかどうかが争点となった。
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判決が判決は確定するまでは特許の有効性に関連する展開により影響を受ける可能性がある。特許侵害訴訟の判決の確定とPTABの特許の無効の決定との関係について判断している。
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IPRにおいて、複数の先行文献を組み合わせて無効理由を主張する場合、単に、複数の先行文献に開示されているというだけでは実質的な証拠とはならず、それらの組み合わせを当業者に動機付けることを立証する「実施的な」証拠が必要となる。本件では、そのための実質的証拠で立証されていないとされた。
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本件では、特定のクレーム要素が必須要素であることを示す限定と任意要素であることを示す限定の双方がクレームに含まれていた。地裁はクレームの限定に矛盾があるという理由でクレームが「不明確」(indefinite)と判断したが、この判決でCAFCは、地裁の判断を覆し、改めてクレーム解釈するように事件を差し戻した。
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侵害事件において、原告の関連特許出願の審査過程において、応答期限に間に合わなかったのに対し、USPTOに遅延が意図的ではなかったと説明したことが不実行為にあたるかが争点となった事例である。被告は、出願人(原告)がUSPTOを欺く特定の意図を持って重要な情報を虚偽記載または省略したことを証明しなければならないが、地裁は、被告が出願人の意図的な放棄を明確かつ説得力のある証拠を提出していないと判断し、C…
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原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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この判決でCAFCは、クレームの記載不備(112条)を判断したPTABのIPR決定を覆した。この事件においては、クレームに記載の数値範囲がより狭く、明細書ではより広い数値範囲が記載されているのみであった。
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