1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
IPRにおいて、複数の先行文献を組み合わせて無効理由を主張する場合、単に、複数の先行文献に開示されているというだけでは実質的な証拠とはならず、それらの組み合わせを当業者に動機付けることを立証する「実施的な」証拠が必要となる。本件では、そのための実質的証拠で立証されていないとされた。
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侵害事件において、原告の関連特許出願の審査過程において、応答期限に間に合わなかったのに対し、USPTOに遅延が意図的ではなかったと説明したことが不実行為にあたるかが争点となった事例である。被告は、出願人(原告)がUSPTOを欺く特定の意図を持って重要な情報を虚偽記載または省略したことを証明しなければならないが、地裁は、被告が出願人の意図的な放棄を明確かつ説得力のある証拠を提出していないと判断し、C…
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原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
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関税法337条違反に基づく申立ての場合、基礎となる特許が「国内産業」としての活動に当たることを示さなければならない。これが「国内産業要件」と呼ばれるものである。本件は、国内産業製品全体へ投資したかではなく、問題となる特許が製品のサブセットのみに関連するものであれば、製品のサブセットに関連する支出に基づいて国内産業要件の経済的要素を満たすとして、知的財産の活用への十分実質的な投資をしていると判断し、…
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この事件では、IPR申請者が積極的に参加しない場合を除き、IPR手続きを積極的に行わないとする同意に基づいて参加した参加者が、IPR申請者が手続きを断念したため、積極的にIPR手続きに参加し、補正クレームへの反対および無効証拠を提出した。PTABでは、参加者の手続きへの単独での参加を認め、提出した無効証拠を採用し、IPR対象クレームを無効とした。CAFCでもPTABの決定を支持した。
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この事件で控訴裁判所は、連邦最高裁判例(Jack Daniel’s事件)の規範に基づいて、被告によるパロディー商品が「言論の自由」により保護されるとする被告の主張を退け、商標権侵害を認定した。
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この事件では、CAFCは、判決理由の誤りではなく、より正確な事実審理をやり直すようにという理由により差し戻した。一審のテキサス西部地区連邦地裁は、迅速審理やホームタウンデシジョンが出る裁判所として知られている。複雑な要素を比較考量する必要があるにもかかわらず、連邦地裁が結論を導いたような印象を与える事件である。
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この事件でCAFCは、最終決定の法定期限後に出されたPTABによるPGR決定が有効であると判断した。
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この事件でCAFCは、PTABによるIPR決定(特許有効)に対する上訴において、裁判提起のための憲法上の要件である争訟性がないとして、原告であるIPR申請者の「原告適格」(standing)を否定した。
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