1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
本件では、遺伝子の機能が不明な遺伝子タグ(ESTs)は、米国特許法第101条の有用性の要件を満たしていないことを理由に特許性なしと判断されるか、という、バイオ企業にとって重要な判決が下されました。本件は、第101条の要件を満たすには、「実質的かつ具体的な」有用性が必要であり、特許明細書には、現状での発明がもたらす利益に関する記述が必要であることを明らかにしています。
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発明家のLemelson氏が行った特許出願は、1956年から44年間もの長期に渡り、継続出願が繰り返されてきました。この継続出願は、専らビジネスを目的として特許の発行を遅らせるために行われたもので、既に許可された発明のみを含む出願が再出願されたものです。このような行為は特許制度の悪用に当たり、プロセキューション・ラッチェスを構成するものとして認定され、特許権は権利行使ができないとCAFCにより判決…
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本件では、特許証の表紙の記載だけでなく、その包袋を含めて特許の優先日が決定されることが明らかにされた。また、PCT出願から国内移行された米国特許出願からさらに派生した出願は、親出願に関する記載さえあれば、派生した出願についても国際出願日が優先日として取り扱われることが明確になりました。
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本件では、情報送信に関する方法クレームが、そのクレームに含まれる１以上の工程が米国内で行われた場合に、侵害が成立するかどうかが争点となった事件です。CAFCは、方法クレームの全ての工程が米国内で行われた場合にのみ侵害が成立すると判断しました。この判決において、CAFCは、このような米国外での一部工程の使用に対して方法クレームの侵害が適用されるか否かについて、米国特許法第271条の要件に照らして審理…
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本件では、米国の製造業者に部品等を納入する海外のサプライヤーが、直接侵害及び侵害教唆を行ったとして提訴されました。これについて、CAFCは、海外のサプライヤーが米国の製造業者と技術情報を交換するだけでは、価格に関する交渉をしない限り、侵害を構成しないと判断しました。また、本件では、侵害を立証するために提出する必要がある証拠に関する、長い間未解決であった問題についての指針を、CAFCが提供しました。…
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特許付与後に発明者の記載に誤りがある場合、その誤りに欺く意図がなかった場合に、特許権者は特許法第256条に基づき発明者を訂正することが可能です。この事件のポイントは、発明者の記載漏れを理由に特許法第102条(f)に基づく特許無効を主張した場合、特許の発明者が正しくないことを示す、明白且つ説得力のある証拠が必要であることが明示されている点にあります。訴訟の目的に用意された宣誓証言が、出願時の宣誓書と…
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新薬開発のために特許化合物を使用することは、米国特許法第271条(e)(1)により、侵害が免除されています。この事件のポイントは、侵害の免除が「特許化合物を使用」のどの範囲にまで及ぶかというところにあります。これについて、最高裁判所は、特許されている化合物に関する実験がIND又はNDAに関係する情報を生み出すであろうという合理的基礎がある限り、第271条(e)(1)は適用可能であると考え、侵害を免…
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審査過程において重要な情報が故意に隠蔽された場合、特許が無効になることが指摘された事件です。したがって、審査過程において重要な事実を開示することが求められます。この事件のポイントはとりわけ、薬品の効果を主張する場合、実験によって確かめられたものではなく、単なる洞察(推論)によるものであった場合は、審査官をミスリードしたと判断されるおそれがあるところにあります。
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一般に、侵害被疑者は、特許侵害を実際に通告された後は十分に配慮する義務があります。もし、これを怠ると故意侵害と判断されるおそれがあります。しかしながら、特許権者が自己の製品に特許表示しただけでは、その配慮義務が生じないことが指摘されています。この事件のポイントは、すなわち、侵害被疑者が実際に特許を認識していたことを表す証拠を提出しなければ、侵害が「故意」であったとは認められないというところにありま…
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この事件のポイントは、クレームで使用されている文言が普通とは違った意味をもつ場合、明細書における文言の定義が重要であることを示した事件です。特に、“conventional”という文言は、その文言が明確に定義づけされていない限り、特許クレームでは使用すべきでないことが指摘されています。すなわち、出願時において公知でないものは、“conventional”なものとは言えず、技術的範囲から除外されてし…
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