1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、IPRにおける真の利害関係人の明示義務が果たされたとのPTABの判断は最終的な決定でありそれを控訴で争うことはできないとした。原告は、IPR開始後に新たに発見された真の利害関係人に関する証拠に基づいて審理の停止を求める申立ても行い、PTABはこれを退けたが、CAFCはこの申立ても審理開始決定の再考要求と変わりなく、このような要求に対するPTABの判断もやはり最終的な決定であり…
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この事件は、IPRを開始しないとの決定そのものについては控訴できないが、その決定に対する上級裁判所による「救済執行命令」(mandamus relief)の請求はCAFCが審理すべき事項であるとされた事例である。
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この事件では、契約当事者ではない第三者が、契約当事者として権利を主張する要件に焦点が当てられた。
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この事件では、特許の再審査で大幅にクレームが修正された特許に対して中用権が認められた、また、クレームの変更が大幅であったことから、衡平法上のエストッペルの抗弁が否定されたことが注目に値する。
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この事件では、112条に基づくクレーム解釈、更には、ソフトウエア・バードウエアの混在したハイブリッドクレームの解釈が争われた。
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この事件でCAFCは、機能限定クレームにつき、実施可能要件を満たすためにはクレームの全範囲が実施可能であることが求められることを確認した上で、機能で限定されていた本件の抗体のクレームについて実施可能要件を否定した。実施可能要件はクレームの広さ及び具体的な事実に基づいて判断されるものではあるが、機能のみで特定した抗体のクレームが実施要件を充足することの難しさが見て取れる。
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本件は特許侵害訴訟であり、過去の和解契約により同一特許の特許ライセンスを取得するとともに和解契約発効前の侵害行為も免責されていた企業を、被告が和解契約の発効後に買収していた事案である。本件においてCAFCは、和解契約の文言に基づき、被告に対する遡及的な特許ライセンスを認めた。
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マサチューセッツ州法にもとづき不当利益の返還請求を認めた判決。CAFCは、マサチューセッツ州法は、訴因から６年を超える出訴を認めないが、原告が契約違反を知った時点はもっと後であり、その出訴期限は陪審が判断すべき事項であること、不当利益の求償権については、損害賠償について定めるマサチューセッツ州法が適用できることを判示した。
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IPRにおける公知例の範囲を画定するための「合理的な関連性」（reasonably pertinent）基準についての判断を示した判決。CAFCは、公知例が同一の技術分野に属しない場合、発明者が解決しようとする特定の課題に公知例が合理的に関連するものであるかを判断すべきであり、本件特許の課題と引用特許の課題は、当業者の観点から比較検討すべきであると指摘した。
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地裁ヒアリングでの審問が新規性と自明性に偏っているにもかかわらず特許適格性の欠如により訴えを斥けた判決が、控訴審での再審理に値しないとして破棄された珍しい判決。CAFCは、地裁の原告への審問ではクレームが抽象的アイデアに向けられているかどうかを確認すべきであり、明らかにヒアリングの内容は適切ではないとした。
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