本件の審判段階では、2つの引例の組み合わせに基づいて特許が自明であると判断されていたが、CAFCにおける審理においてUSPTOは、同じ引例の組み合わせに基づきつつも、審判段階で実際に議論・審理されていなかった理由で特許が自明であり、審決は正当であると主張していた。CAFCはこの判決で、このようなUSPTOの自明性の新しい理由付けを排斥して、審決を破棄した。
CAFCが、実際に議論・審理されていない理由で審決の正当性を主張したUSPTOの主張を排斥した事件
Googleは、ネット検索者の推定年齢に応じて検索コンテンツにフィルターをかける画面表示方法についての発明を特許出願した。この発明は、検索者が入力した検索項目を受理するプロセスと検索結果の「安全スコア」が基準値以下であるかどうかを決定するプロセスから構成されている。
審査官はParthasarathy(引例1)とRose(引例2)の2件を引用して自明性を理由にこの出願を拒絶した。引例1は、検索結果のアダルト・コンテンツの「スコア」を決定し、それを基準の閾値と比較して、コンテンツの表示可否を決定する方法に関するものである。引例1では検索項目のワード数は可否決定に関係していない。引例2は、検索項目に入力された用語数が少ない場合、関連性の低いコンテンツまで大量に検索される問題を解決するために、検索項目の入力用語と検索コンテンツに使用された用語の重複度に基づいて関連性のスコアを調整する改良型のアルゴリズムを開示している。
Googleは引例1に基づく拒絶理由を回避するため、検索項目に入力したワード数により、「安全スコア」についての基準値を決定するようにクレームを補正した。しかし、審査官は引例1に欠けている検索項目の入力ワード数を考慮する点が引例2に記載されていることを理由として出願を拒絶した。
Googleは、引例2は少数の用語のみを含むクエリの場合、クエリ全体を含むドキュメントよりも検索用語のサブセットのみを含むドキュメントに高い関連性スコアを誤って割り当ててしまうという課題を解決するために、クエリ中の用語と文書中の用語との間の重複の度合い、およびクエリ自体の単語数に基づいて、従来技術の関連性スコアを調整することを目的とした発明であると主張した。そして、引例2はクエリの長さに応じて関連性のスコアを決定することのみを開示しており、閾値がクエリの長さに依存することは開示しておらず、「スコアは閾値とは明らかに異なる」と反論した。
これに対して、審判部は、引例2が開示するようにクエリの長さを考慮して引例1の閾値を変更することは出願時に自明だったと認定し、拒絶を維持した。
CAFCでの審理で、USPTOは、引例2が開示するクエリの長さに関する技術を用いて、予測可能なやり方で引例1のしきい値を変更するには2つの方法しかなく、2つの中のどちらを試みることも自明であったので、審判部の決定は肯定されるべきだと主張した。具体的には、当業者であれば、引例2のような関連性スコアを調整する方法により、引例1のスコアまたはその閾値のいずれかを変更することができ、どちらの変更方法によっても、クエリ中の単語数に基づいて閾値を用いることになることが予測可能であること、当業者が認識していたと主張した。
この主張に対して、CAFCは、USPTOの裁判所での主張は審判部での審理や審査結果を反映していないため、審判部の決定を支持できないと判示した。具体的には、引例2に基づき引例1を変更する方法が2つしかないという議論や、それを試みることが明白であったことを示唆する証拠に基づく審理は審判部で行われなかったと認め、審判部の審決を破棄し事件をUSPTOに差し戻した。
