この事件でCAFCは、明細書に記載された限定的な実施例を根拠にクレーム中の用語解釈を狭く解釈すべきであるとの特許権者の主張を退けた。
実施例に基づくクレームの限定解釈が退けられた事件
原告(Sisvel International)は「セル選択のための信号方法」と題する特許7,433,698(698特許)及び8,364,196(196特許)を保有する。両特許は、モバイル局(またはユーザ携帯電話)と中央モバイル交換センターの間のセルの再選択に関する周波数情報を交換する方法と装置に関するものである。被告(Sierra Wireless他)は両特許のIPRを申請した。PTABは、クレーム中の用語「接続拒否メッセージ」(connection rejection message)を文字通り「接続を拒否するメッセージ」と解釈し、公知例に照らしてクレームが自明であると決定した。原告はCAFCに控訴。「接続拒否メッセージ」の意味は、明細書に実施例として記載されている「モバイル局からの接続を拒否するGSMやUMTSなどの通信ネットワークからのメッセージ」であると主張した。
CAFCはPTABの決定を支持し、その理由を次のように述べた。確かに明細書ではGSMやUMTSなどのネットワークを実施例に挙げている。しかしそれらの実施例に限定して用語の意味を解釈するのは誤りである。用語解釈は判例により「日常的に使用される通常の意味」として解釈されなければならない。原告は、当業者ならば当該クレームをGSMやUMTSに限定的に解釈すると主張するが、その主張は説得力をもたない。
また、原告は、PTABがクレームの修正を許可しなかったことについても異議を申し立てている。原告は、698特許の「値の設定(setting a value)について、修正前のクレーム10の「少なくとも1つの周波数パラメータの情報に少なくとも部分的に基づいて」値を設定するを、代替クレーム34では、接続拒否メッセージに含まれる「周波数パラメータを使用する」だけで設定できると修正している。PTABでは、提案された代替クレームでは、設定される値は全体的または部分的に接続拒否メッセージ内の情報に基づく必要はなく、したがって、この点においてクレームは修正前よりも広く、また、「使用する」(using)は「基づいて」(based on)よりも広い意味を持ち、修正前のクレームでは、新しい接続セットアップ試行の値が少なくとも何らかの点で周波数パラメータの影響を受ける(つまり、「基づいて」)必要があったが、代替クレームではこの要件が削除された結果、クレームの範囲が拡大しているとして、クレームの修正を認めなかった。
この点についても、CAFCは、全体としては、代替クレームの範囲は、元のクレームの範囲より狭いが、代替クレームが「何らかの点で広い場合には、たとえそれが元のクレームより狭い部分があったとしても、広いとみなされ、クレームが何らかの点で拡張されている場合、そのクレームは拡張クレームであると、PTABの判断を支持した。
なお、PTAB、CAFCのクレーム解釈は、「Phillipsクレーム解釈基準」の「クレームの単語には、通常、一般的に理解されるような通常の慣用的な意味が与えられる」に基づいている。
