この事件でCAFCは、「特許期間調整」(PTA)により期間延長が認められた特許について、自明型のダブルパテントにより拒絶されるべきだったと判断するための要件である、この特許が別の特許より後に満了するかどうかの判断は、PTAによって延長された後の特許の存続期間に基づいて行うことを明確にした。
自明型ダブルパテント(ODP)と特許期間調整(PTA)との関係を示した判決
原告(Cellect, LLC)はタブレットやスマートフォンなどのイメージセンサを有するデジタル機器に関する５件の特許、6,982,742(742特許)、6,424,369(369特許)、6,452,626(626特許)、7,002,621(621特許)、6,862,036(036特許)を保有する。これらの特許は1997年に出願された特許6,275,255(255特許)を親にもつCIP/CP出願であり、742特許、369特許、626特許、621特許は、USPTOの審査手続の遅延を理由に「特許期間調整」(PTA)により特許存続期間が延長されていた。626特許のCP出願である036特許についてはPTAによる特許存続期間の延長はなかった。
各特許と存続期間の関係は次のようになっている。
原告は被告(Samsung Electronics)を４件の特許(742特許、369特許、626特許、621特許)の侵害でコロラド州連邦地方裁判所に提訴した。
被告は原告の特許４件の査定系再審査(ex part reexamination)を請求し、４件の特許は、審査手続において審査官により提起されなかった「自明型のダブルパテント」(ODP)に基づいて特許無効であると主張した。再審査の結果、USPTOは４件の特許について、それぞれの特許のクレームは、先行特許のクレームの自明な範囲であるとして、拒絶した。査定系再審査手続について、主張されたクレームとODP参照特許の関係は次のようになっている。代表的なクレームは太字で示されている。
ODPの審査は、後に満了する特許のクレームが、先に満了する特許に対して自明であるか否かに基づいて行われる。したがって、特許の満了日はODPの審査において重要である。本事件において、ODPに基づくすべてのクレームの無効理由は、036特許に遡ることができる。036特許は、唯一PTAによる存続期間延長を受けなかったため、他の特許より先に特許存続期間が満了することになる。本事件の主な争点は、ODPの審査のために特許の満了日を認定する際に、PTAによる存続期間延長を考慮するかどうか、である。
原告は、再審査による拒絶について、PTABに審判を請求した。原告は、Novartis AG v. Ezra Ventures LLC, 909 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)の判断に基づいて、ODPに基づく特許性がないとの判断は、PTAが適用される前の特許の期間満了日に基づいて行われるべきであると主張した。さらに、原告は、ODPの基礎となる衡平法上の原則の下では、ODP拒絶は適切ではない、審査官は審査段階でODPを考慮したとされており、いずれの再審査請求も特許性に関する実質的な新たな疑問を提示するものではなかったとも主張した。
PTABは、４件の特許の審判について、査定系再審査における審査官のODPに基づいて特許性がないとの判断を支持した。さらに、PTABでは、PTAにより存続期間を延長された場合、PTAが適用された特許の存続期間に基づくべきか、PTAが適用されていない特許の存続期間に基づくべきかを検討した。ODPとPTAとの関係について、ODPとPTEとの関係と比較した。Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 482 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007)の場合、特許権者は、ODPによる拒絶を回避するため、ターミナルディスクレーマを申請し、PTEが付与された。これによると、特許権の存続期間の延長は、ターミナルディスクレーマの結果生じる存続期間満了日からであり、ターミナルディスクレーマがなければ特許権が失効していたであろう日からではない。PTABは、判例は、米国特許法第156条の規定と第154条の規定の違いに基づくと結論づけた。次に、米国特許法第154条(b)(2)(B)の規定は、いかなるターミナルディスクレーマもPTAが付与された後に適用されるべきであること、言い換えれば、PTAはいかなるターミナルディスクレーマにおいても、ディスクレーマにより放棄された日付を超える期間を調整することはできないことを明確にしていると判断した。したがって、PTEとは異なり、PTAによる期間延長の付与は、ターミナルディスクレーマの日を超えて特許の存続期間を延長するものではないと結論付けた。そして、PTABは、ODPとターミナルディスクレーマの両方が、PTAによる期間延長付与後に検討されるべきであると判断し、原告のその他の主張についても排斥した。
原告はCAFCに控訴し、米国特許法154条(ｂ)にもとづき、PTA適用後のODP適用はできないと主張した。
CAFCはPTABの判断を支持し、その理由を次のように説明した。
ODPに基づいてクレームが特許性のないものであるかどうかを判断する際に、PTAと PTEは異なる法令で扱われ、異なる状況に対処するものである。特許がPTEを取得している場合のODPの判断に使用される存続期限は、PTEが追加される前の存続期限であるのに対し、特許が取得されている場合のODPの判断に使用される存続期限は、次のように結論付けられる。
Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 482 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007)事件では、PTEはターミナルディスクレーマによって排除されるものではないと判示した。この判示は、米国特許法第156条がターミナルディスクレーマに明示的に言及していない一方で、PTEを取得するために満たさなければならない他の要件について規定していること、PTAによる延長は、USPTOの手続遅延を考慮して米国特許法第154条(b)に基づき調整された特許の満了日から「実行されるものとする」という事実に基づくものであった。米国特許法第154条(b)(2)(B)が、USPTOの手続に起因する遅延について、ターミナルディスクレーマが提出された特許については、ディスクレーマにより放棄された日を超える期間調整の利益から明示的に除外しているが、米国特許法第156条には同様の禁止規定が存在しないことに留意すべきである。
したがって、ターミナルディスクレーマを有する特許に係るPTE付与の計算は、「ターミナルディスクレーマの結果生じる存続期間満了日からであり、ターミナルディスクレーマがなければ特許権が失効していたであろう日からではない。」と結論付けた。
ダブルパテントには「同一発明型」(same invention type)と「自明型」(obviousness-type)の2種類がある。本件は、1件の親特許から継続出願(含む一部継続)により5件の特許が派生し、そのうち４件(係争特許)が特許期間調整(PTA)の適用を受けた。通常の特許実務では、自明型ダブルパテントのリスクを回避するために、ターミナルディスクレーマ(terminal disclaimer)が申請されることが多い。(米国特許法253条、MPEP § 804.02 II)。本件については、ターミナルディスクレーマは申請されていないが、ターミナルディスクレーマを申請していたとしたら、それにより放棄されたPTAの期間を維持することはできないため、４つの特許は、036特許の満了日に満了していたことになる。
