先行IPRに対する同一申請人による後願のIPRの併合は、特許法315条（c）の下で認められないとした判決。CAFCは、併合できる当事者の範囲は限定されており、同一申請者による先のIPRと後のIPRを併合することまで認めるものではないとした。
先行IPRに対する同一申請人による後願のIPRの併合は、特許法315条（c）の下で認められないとした判決
Windy Cityは、４件の特許（8,458,245、8,694,657、8,473,552 ＆ 8,407,356）を保有し、Facebookを相手取り侵害訴訟をノースキャロナイナの地裁に提起した。訴状では侵害クレームが特定されておらず、Facebookは訴えの却下を申し立て、次いでカリフォルニア地裁への事案の移送を申し立てた。申し立てから半年後に、ノースキャロナイナ地裁はカリフォルニア地裁への移送を命じた。カリフォルニア地裁の規則では、当事者間の協議から２週間以内に侵害クレームを特定することになっていた。
Facebookは本件特許のいくつかのクレームについて、法定期間（＝訴状の受領後１年以内）の最終日に係争特許のIPR申請をおこなった。Windy Cityはその後に侵害クレームを特定したため、Facebookは、当初のIPR申請で対象にしなかった他のすべてのクレームについても新たに２件のIPRを申請し、当初のIPRと併合（joinder）を申し立てた。PTOはその申立てを認め、IPRの結果、一部のクレームを除き特許を無効と決定した。FacebookとWindy CityのどちらもCAFCに控訴した。
CAFCでは、特許315条（ｃ）の下で、①同一申請者によるIPRの併合が認められるか、②併合により新しいクレームの追加が認められるかが争われた。争点①について、CAFCは、法315条（ｃ）が異なる当事者の訴訟参加は認めるものの、併合できる当事者の範囲は限定されており、同一申請者による先のIPRと後のIPRを併合することまで認めるものではないとした。また、争点②について、法の規定は単に当事者の併合を求めるものであり、新しいクレームの追加までは認めていないと判示した。CAFCはPTOの決定を破棄し、IPRの併合を認めないと判決した。
