1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
CAFCは、特許権者が一定期間に特許発明品の製造、使用及び販売の排他的ライセンスを許諾した場合でも、一定期間後は特許権の全てが特許権者側に復帰する点を考慮し、「事実上特許を所有するのは誰か」という観点より、特許権者が特許の全ての実質的な権利を譲渡したことにはならないと認定した。即ち、第三者に期間限定で排他的ライセンスを許諾した場合でも、特許権者は侵害訴訟の原告としての適格を有することとなる。
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本事件では、複数実施例を1つのクレームで包含しようとする場合のクレーム表現を取り扱っている。地裁は、クレーム中の限定要素「本体内に配置された隔膜」につき、「～内（～in）」との文言を2通りの実施例の一方に限定するように解釈した。これに対し、CAFCは、単純な非技術用語である「in」の通常の意味では、2つの実施例をそれぞれ包含する概念を有するもので、いずれかに限定されるものではないと認定し、原判決を…
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米国特許法第102条(g)(2)は、特許を取得しようとする発明について先発明者がいる場合、例え先願であっても特許を受けられないという、先発明主義を規定しています。先発明であるか否かを判断するに際して重要な点は、先発明者がその発明をいつ着想したかということです。本件では、CAFCは、先発明者による着想が実際に着想と認められるためには、先発明者が実際に最初に発明を行い、発明の主題を含む特徴を持つ自身の…
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本件は、特許クレームに「～から構成される(consisting of)」という文言や、冠詞の“a”をクレーム文言に使用すれば、構成要素の数が１つに限定される危険性があることを明らかにした判決です。単一もしくは複数の可能性を残すためには、冠詞の “a” を使用する代わりに「少なくとも１つの(at least one)」を使用すべきであることを教えています。
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本件は、1つのクレーム内でシステムと方法の両方をクレームする、その発明が不明瞭になるので、米国特許112条第2項に基づき、特許が無効とされた事件です。この判決は、今後、クレームを草案する際、1つのクレームは、1つのカテゴリーでなければならないことを示唆しています。即ち、カテゴリーごとに、クレームは独立していなければなりません。
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本件では、クレームの記載が不明瞭であったとしても、それが“重大な”欠陥でない限り、特許無効にはならないことが示されました。
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本件において、CAFCは、特許発明の実施可能性が明細書の発明の背景欄の記述によっても裏付けられる場合があることを示しました。また、発明の背景欄に特許発明の先行技術が開示された場合も、実施要件の記載の一部として判断することを示しました。
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特許の実施権者が、特許の侵害に対する訴権を有するためには、「実質的な特許権者」と見なされるための条件を満たす必要があります。具体的には、訴訟を提起する権利やサブライセンスをする権利など、すべての実質的な権利が特許権者から実施権者に移転されている必要があります。そうでなければ、実施権者は、侵害訴訟を単独で提起できず、特許権者と共同で行なわなければなりません。
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本件では、基幹特許と非基幹特許をパテントプールとして包括的に実施許諾することが、いわゆる「抱き合わせ契約」として特許権の濫用に当たるか否かが争われました。特許権の濫用として認められないのは、特許権の市場影響力を利用して、実施許諾条件として特許とは無関係の製品の購入などを強要する場合です。これに対し、本件のように基幹特許の特許権者が基幹特許に料金を課し、併せて非基幹特許をパッケージングして、実質的に…
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本件では、遺伝子の機能が不明な遺伝子タグ(ESTs)は、米国特許法第101条の有用性の要件を満たしていないことを理由に特許性なしと判断されるか、という、バイオ企業にとって重要な判決が下されました。本件は、第101条の要件を満たすには、「実質的かつ具体的な」有用性が必要であり、特許明細書には、現状での発明がもたらす利益に関する記述が必要であることを明らかにしています。
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