1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
この事件においてCAFCは、サービスプロバイダによって制御される「バックエンド」コンポーネント、及び顧客によって制御される「フロントエンド」コンポーネントを有するシステムの「使用」が、単一の当事者による特許権侵害の対象となりうるか否かについて初めて取り上げました。地方裁判所はサービスプロバイダ及び顧客のどちらの侵害も認めませんでしたが、CAFCは判決を覆し、米国特許法第271条a項におけるシステム…
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この事件においてCAFCは、KSR判決における自明性の基準を実証する判決を下しました。単純な機械技術のような予測可能な技術においては、先行技術における既知の構成要素を組み合わせることによって容易に特許発明を無効にすることが可能であることを明らかにしました。また、この事件でCAFCは、発明品の商業的成功を立証するだけでは必ずしも自明性の判断を覆すことはできないことを示しました。
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この事件においてCAFCは、最高裁判所のBilski判決を踏まえても、"machine-or-transformation"テストが発明の特許の適格性を評価するための強力なツールであるということを、我々に思い起こさせました。また、特許されている発明の特徴も、日本の実務からみれば、相当緩やかな特定で特許となっています。
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この事件においてCAFCは、訴訟を予見して原告がテキサス州東部地区と関連を持ち、テキサス州東部を便利な裁判地にしようとした試みを無駄であると認定し、ワシントン州西部地区が唯一便利で公平な裁判地であると認定しました。この判決から、より便利な裁判地が存在する場合にはテキサス州東部から事件を移管しようとするCAFCの意思が確認できます。
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この事件においてCAFCは、特許侵害の賠償額の算定において専門家がしばしば用いてきた25％ルールを拒絶しました。25％ルールは、事件の事実に基づく合理的な特許使用料の基本とはならず、根本的に欠陥のある手段であるとして、特許訴訟の賠償額の裁定に用いるべきではないと判示しました。また、特許の特徴が顧客需要を創出していないか、又は価値ある製品の一部となっていないときは、全市場価値全体価値のルールに頼るこ…
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この判決は、具体的な技術がクレームに記載されている場合に、その発明が抽象的であると特許の適格性に異議を申し立てることが困難なことを明らかにしました。この判決ではまた、特許権者が先願の優先権を主張して特許無効の主張を打破しようと試みるときには、クレームが先願の明細書によってサポートされていることを証明する必要があることも明らかとなりました。
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この事件においてCAFCは、地方裁判所の判決を破棄して、ウエスタンユニオンの特許は明細書に記載された公知の技術から自明と判断し、特許の無効を判決しました。この事件は、コンピュータやインターネットの活用を要素とする発明の自明性を、従来例の装置（旧式の機器）を鑑みて判断する傾向にCAFCがあることを示しました。CAFCは、単なる置換以上のレベルを発明に求めていると思われます。
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この事件は、域外の企業なり個人にアメリカの管轄が及ぶ可能性があることを判示した点で重要です。被告がアメリカ国内の第三者と事前の関係を有するならば、この第三者を通じた接触は、アメリカの裁判所に十分な管轄を付与する可能性があることを明確にしました。
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この事件において、CAFCは、審査過程での懈怠及び不公正な行為を理由に特許権は権利行使不可能であると判断した地方裁判所の判決を覆しました。CAFCの判断により明らかになったことは、審査過程での懈怠に関する不公正な行為に基づく防御を行うには、審査過程において発生した不合理かつ説明できない遅延に由来する損害を、別に認定する必要があるということです。
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この事件において、CAFCの大法廷は、PTOの拒絶の判断に対して、米国特許法第145条に基づく民事裁判によって地方裁判所に審理してもらう場合には、特許出願人が新たな証拠を提出する上で何ら制限を受けないと判決しました。これは、PTOの審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴する場合に、FREおよびFRCPに基づきPTOの記録に縛られ、新たな証拠提出が制限されているのとは対照的です。この事件は、146条…
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