In re Yamazaki
No. 2012-1086,2013,3,6-Dec-12不要なターミナル・ディスクレーマーを訂正目的とする再発行申請を拒絶した判決,この判決は迂闊に提出したターミナル・ディスクレーマーを回復させるような手続き上のエラーの訂正目的の再発行申請を拒絶した。そのような場合は、その特許出願を継続させ、その出願手続きの中で適切な措置を講じなければならないことを教えている。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
不要なターミナル・ディスクレーマーを訂正目的とする再発行申請を拒絶した判決,この判決は迂闊に提出したターミナル・ディスクレーマーを回復させるような手続き上のエラーの訂正目的の再発行申請を拒絶した。そのような場合は、その特許出願を継続させ、その出願手続きの中で適切な措置を講じなければならないことを教えている。
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均等論を肯定的に適用してクレーム解釈をした判決,この事件は、要件が存在するかしないかの「二択」を識別することによって検討を簡略化せずに、要件ごとに均等論の系統的な分析を行うことの重要性を強調した。この判決は、無力化の概念の適切な適用に関する指針を提供し、無力化が均等論の下での伝統的な非本質的差異テストに置き換わるものではないことを忠告し、均等論を肯定的に適用した。
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失効特許に基づく虚偽表示を論じた判決,この事件において、CAFCは、失効した特許権の表示を違法行為から除外し、多くの私人による代理訴訟を終わらせた虚偽表示の法律に関する遡及効力を持つ米国特許法改正が、違憲ではないことを明らかにした。
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IDS提出されなかった文献と特許との関連性を不正行為の認定に使った判決,この事件においてCAFCは、特許の化合物が自明ではなく、特許権者に不正行為を認めなかった地裁判決を支持した。特許権者が特許性に影響を与える重要文献を意図的にPTOへ開示しなかったとする不正行為を立証するためには、文献の特許との関連性を立証するだけではなく、PTOを欺く意思があったことを示す明瞭かつ説得力ある証拠の必要性を明らか…
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侵害被疑者が確認訴訟を提起する際の裁判管轄権有無の要件に関する事件,この判決では、特許の侵害被疑者が確認判決の訴えを提起する際に裁判管轄権が存在するか否かを判断するための要件を明らかした。裁判管轄権が認められるためには、侵害被疑者は、当事者間に十分な緊急性及び現実性を伴う争いがあることを明確にしなければならない。
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取り下げで最終判断されてない争点に関してはCAFCが審理権限を持たないことを論じた判決,この事件においてCAFCは、取り下げられたために地方裁判所によって最終的な判断がされていない争点に関して、CAFCが審理権限を持たないことを明らかにした。また、CAFCは、クレーム区別の法理に一致しない他のクレームに関する地方裁判所のクレーム解釈を破棄した。
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特許後に発明者の訂正できる米国で、その訂正を求める権利の発生時点を判断した判決,この事件は、米国特許法第256条の発明者の訂正を求める権利の起算点を取り扱った。256条は特許付与後に発明者を訂正する手続なので、米国特許法第256条に基づく発明者の訂正の権利は、発明者から除外された者(発明者)がその特許が付与された事実を知った時点、または当然に知り得た筈の時点で、訂正を求める権利が生まれ、それ以前に…
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この事件は、方法クレームのドラフトの際に、特に方法の工程に関与する対象を記載するために用いられる文言に関して細心の注意を払うことを実務家に注意喚起しています。別段の定義がなければ、裁判所は方法に関与する対象を記載するために用いられた固有の文言に重きを置き、用いられた文言の通常の意味に従って特許方法の範囲を解釈すると思われます。
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この事件においてCAFCは、Therasense事件における不正行為の立証基準に基づき、特許審査経過において文献を開示しなかったことによる不正行為の認定を覆し、文献の存在およびその文献の重要性を知っていただけでは、PTOを欺く意思があったことを立証するには不十分であると判示しました。
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この事件では、原告が非侵害の確認訴訟を提起しましたが、原告との間のライセンス契約により、被告が侵害に関する反訴の主張ができないという特殊な状況において、CAFCは確認訴訟の原告が非侵害の立証責任を負うことを明らかにしました。
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