1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
この判決は、米国発明法（America Invents Act）により創設されたIPR（当事者系レビュー）が合衆国憲法に違反していないことを示した。従って、IPRは、当面の間、特許の有効性を攻撃する重要な手続きであり続けると考えられる。
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この事件では、当事者系再審査（IPR）の申請者は、最初に提出する申請書において自明性の裏付けとなる全ての根拠を十分に明記すべきことを明言した。CAFCは、先行技術と発明との関連性を後の答弁書で初めて主張した場合、PTABがその主張を考慮対象から除外することは妥当であると判断した。
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キュービスト事件は、先行技術の評価や自明性に関する経済的問題について、専門家の鑑定の重要性を示した。CAFCは、地裁の事実認定を「明らかな誤り」の基準で評価する。自明性は法律の問題ではあるが、当業者の能力や当業者の観点による先行技術の範囲や内容を含む根本的な事実に基づくものである。この判決はさらに、特許クレームにおける誤りが後で発見され、明細書に十分なサポートがある場合に、クレームを訂正する重要性…
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プロメテウス事件では、「属」概念の特許に基づく自明性に対する抗弁において、「種」に関する特許クレームが提供する予期せぬ結果を実証することの重要性が明らかにされた。また、この判決では、予期せぬ結果を提供しない「属」の中の「種」に関する特許クレームは、「属」に関する先行技術特許が存在した場合には無効となる可能性があることを示した。
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この判決において、CAFCは、§271(g)の適用の際、製品の実際の製造と、最終製品または中間物質の品質管理試験を区別し、後者には§271(g)は適用されないこと判示した。また、品質管理試験等、販売承認を得た後の定期試験は、§271(e)(1)のセーフハーバー規定の対象外であることを判示した。
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この判決では、CAFCが、審決および実質的な証拠の事実認定を初めから検討していることに注目したい。さらに、「一応の証拠がある事件」の主張に必須でない限り、審判部は請求人の応答とともに専門家による陳述書の提出を許可しても良く、特許権者はそれに応答する機会が与えられることが示された。
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ロイヤリティ算定のための専門家証言の採用基準に柔軟さを認めた判決,この判決は、専門家証言における合理的なロイヤリティの算定方法は、理論的に信頼性があり、事件の事実と関連付けされていれば、過去に使われたことのない手法であっても採用され得ることを明らかにした。
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当事者系レビュー（IPR）の期間制限に関する審判部の判断についてはCAFCが裁判管轄を持たないことを示した判決,この判決は、当事者系レビュー（IPR）の期間制限（第315条（b））に関する審判部の決定について、CAFCには裁判管轄権がないことを示した。この点は、仮に期間制限に関する判断がIPRの実体審理段階において再検討され、審決の一部として再度言及された場合であっても変わることはない。
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損害賠償請求の時効期間内の特許侵害に対し懈怠の抗弁が有効なことを確認した判決,SCA判決は、6年の時効期間（米国特許法286条）の損害賠償請求期間内に起きた特許権侵害に基づく損害賠償の請求を阻止するために、懈怠論は依然として採用可能な防御方法であることを確認する判決となった。
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仮出願日が有効な基準日となるための立証要件と、当事者系再審査手続きにおける立証責任の転換を論じた判決,この判決においてCAFCは、当事者系再審査請求における先行技術特許の基準日を仮出願日に基づいて主張する場合、仮出願時の開示内容が特許クレームをサポートしていることを立証する義務が申立て側にあることを明らかにした。また、当事者系再審査手続きにおける証拠提出責任は、両者の間で転換することを示した。
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