1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
自明型ダブルパテントの判断において、特許を保有しているか否かは、出願手続きを遂行（コントロール）する権利が移転しているか否かを考慮して判断するとした判決。CAFCは、自身の特許に加えて他の特許をも一緒に保有しているかどうかを判断する際、特許の「全ての実質的な権利」（all substantial rights）を有しているかという基準が役に立つこと、ただしその適用は出願手続きをコントロールする権利…
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引例の数値範囲の下限が、クレームされた数値範囲の上限に接する場合、クレームは自明であり特許性を失うとした判決。CAFCは、特許発明とわずかにしか数値範囲が重なっていない場合でも、このような先行技術は特許発明の新規性を失わせることができると判示した。
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CAFCはこの判決で、クレームのプリアンブルをクレームの本文と区別する移行句について判断した。具体的には、クレームのプリアンブルを本文と区別するための「備える（comprising）」などの特定の用語は必要でなく、「有する（having）」または「含む（including）」などの別の用語がその機能を発揮して、クレーム本体部からプリアンブルを分離することができることを判断した。また、この判決は、ク…
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CAFCはこの判決で、既存の技術プロセスに対する具体的な改善をクレームが記載している場合には、ソフトウェア特許の特許適格性が認められるという先例を再確認した。 この判決は、特にデータ処理の分野において、ソフトウェア特許を扱う実務者にとって、特許適格性に関する有益なガイドラインを提供している。本件における認定によれば、技術的改善に向けられている特許クレームは、単に達成されるべき結果を記載するのではな…
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自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する目的で、他の引用文献のような追加証拠に頼ってもよいことを示した。したがって、一見するとクレームされた発明に類似しない先行技術であっても、適切な追加証拠を用意すれ…
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求償権を放棄するための支払額の算定はコモンロー上の問題であるから陪審審理を受ける権利があると判断した判決。CAFCは、release paymentは、実質的にはTCLによる過去の侵害行為に対する補償であり、コモンロー上の救済であると判断した。
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審決取消訴訟（法145条）の費用を敗訴当事者に求めることはできないとした判決。最高裁は、訴訟当事者はそれぞれの弁護士費用について責任を負う「アメリカン・ルール」の下でPTOは出願人から弁護士費用の弁済を受けることはできないと判決した。
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出願人による補正だけでなく、その主張にも基づいて、袋禁反言を適用した判決。CAFCは、包袋禁反言について、「補正に基づく禁反言」と「主張による禁反言」という二つの類型を判断基準として容認し、本件は何れにも該当するとして地裁の判決を支持した。
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USPTO長官が特許法第６条（a）にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal officer（主要な官吏）にあたると認定し、principal officerがPTO長官により憲法に反して指名されていると結論づけた。CAFCは事案をPTAB…
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機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないとする地裁の認定を支持し、クレームで記載された発明は特許を受けることができないものであると判決した。
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