この判決で控訴裁は、特許有効期間を超えたロイヤルティ徴収を禁じたBrulotte事件最高裁判決(1964年)の適用にあたっては、特許有効期間を超えたロイヤルティが規定されているかどうかのみを問うべきであり、交渉中の当事者の主観的な動機を地裁が考慮したことは誤りであると判断した。
最高裁判例で禁止された特許有効期間を超えるロイヤルティ徴収の有無が争われた事件
人工血管に関する米国特許とカナダ特許をもつC. R. Bardは、Atrium Medical Corp.を特許侵害で訴えていたが、両者はライセンス契約を結び和解した。和解条件は、許諾特許の有効期間中、Atriumが許諾製品1台あたり許諾製品の販売価格の15％をロイヤルティとして支払い、FDAの認可が出るまでは四半期毎に最低実施料として375万ドルを支払うというもの。米国特許は2019年に、カナダ特許は2024年に権利が満了した。FDAの販売承認が遅れたため、Atriumは、最低実施料が基本的に米国販売を補填する目的であるとして、米国特許の満了後に契約最低実施料の支払いを停止した。Bardは、Atriumがライセンス契約に違反したとしてアリゾナ州地裁に提訴した。
地裁は、ミニマムロイヤルティの支払規定の目的がBardの米国市場での販売減少の補填であるとのAtriumの主張を認め、許諾特許の有効期間を超えてロイヤルティを徴収することを禁止した最高裁判例(Brulotte v. Thys Co.事件,1964年)に背反するとしてBardに特許権濫用があったと認定した。Bardはこの濫用認定を不服として第9巡回区控訴裁に控訴した。
控訴裁は地裁判決を破棄し、その理由を次のように述べた。権利満了後の特許料徴収を違法とした最高裁判決のポイントは、契約が特許満了後のロイヤルティ支払いを求めているかどうかである。本件の場合、米国特許の失効後は、カナダでの販売のみに最低ロイヤリティが適用され、米国での販売には適用されないから、本契約は米国特許の失効後の使用に対するロイヤリティを定めたものではない。最高裁判例の適用は、契約の条項に依存する法律問題であり、当事者の動機や交渉経過などには左右されない。地裁が当事者の主観的な契約動機(subjective motivations)を考慮したことは誤りである、と結論づけた。
