この事件でCAFCは、譲渡証書の「全ての継続出願」という文言に一部継続出願（CIP）は含まれないと判示した。権利の連鎖を保つため、CIP出願時は個別に譲渡証書を取得するなどの慎重な実務対応が必要である。
2025年10月15日判決のCausam Enterprises, Inc. v. International Trade Commission事件（No. 2023-1769）において、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、特許出願の譲渡証書中の文言「全ての分割、再発行、継続出願、および延長（all divisions, reissues, continuations and extensions thereof）」のフレーズには、一部継続出願（CIP）は含まれないと判示した。
争点は、譲渡証書の文言が、後に出願された一部継続出願（CIP）の権利を譲渡したかどうかであった。その譲渡証書の文言では、米国特許出願第11/895,909号をAmerica Connect, Inc.に譲渡していた。譲渡証書の具体的な文言は、’909出願の「発明（Invention）」、および「それに対して付与される可能性のある全ての特許」、ならびに「それらの全ての分割、再発行、継続出願、および延長」の特許権を移転するものだった。譲渡証書には一部継続出願（CIP）に関する言及はなかった。
CAFC(法廷)は、特許審査便覧（MPEP）がそれらを別々に扱っているという事実に鑑みても、継続出願（continuation）と一部継続出願（CIP）は異なるものであると広く理解されていると結論付けた。単に「発明」の譲渡に言及しているだけでは、法廷が「継続出願」を「継続出願または一部継続出願」と読み替えるには不十分であった。結果として、法廷は2007年の譲渡証書の文言は、後に提出された一部継続出願の権利を譲渡していないと結論した。
譲渡および結果として生じた特許の履歴は複雑である。発明者Joseph Forbesは、2007年8月28日に米国特許出願第11/895,909号を出願した。その’909出願から分割出願である米国特許出願第13/172,195号が2010年3月1日に出願された。’195出願から、一部継続出願（CIP）である米国特許出願第13/463,761号が2012年3月3日に出願された。この一部継続出願から、一連の継続出願が出願された。第14/456,306号（2014年8月11日提出）は’761出願の優先権を主張し、第15/618,981号（2017年6月9日提出）は’306出願の優先権を主張した。’981出願は米国特許第10,394,268号として登録され、これが本件の判決の対象となった。
America Connect, Inc.への2007年の譲渡の後、2009年にConsert, Inc.が最初の’909出願に対するAmerica Connectの権利を取得した。2013年の和解において、発明者ForbesはConsert, Inc.に対し、最初の’909出願を含むいくつかの特許を譲渡したが、米国特許出願第13/463,761号は和解から明確に除外されていた。
裁判所は、’268特許の所有権の問題は「2007年の譲渡の効力に帰着する」と判断した。上述の通り、2007年の譲渡の具体的な文言は、’909出願の「発明」および「それに対して付与される可能性のある全ての特許」、ならびに「それらの全ての分割、再発行、継続出願、および延長」の所有権を移転するものであった。その文書には一部継続出願（CIP）については言及されていなかった。裁判所はその後、「2007年の譲渡の有効な文言の下で、問題の核心は、’909出願の『発明』および『それに対して付与される可能性のある全ての特許』ならびに『それらの全ての分割、再発行、継続出願、および延長』の譲渡を、’761一部継続出願を含むと解釈するかどうかである」と判断した。裁判所は、答えは「ノー」である、すなわち「それらの全ての分割、再発行、継続出願、および延長」という文言は一部継続出願（CIP）を含まないと判示した。
実務上のヒント:
合理的にみえる文法解釈に反して、譲渡証書の文脈において、「継続出願（continuation）」という用語に一部継続出願（CIP）は含まれない。
一部継続出願をカバーする親出願の譲渡は、さらに後に提出される一部継続出願をカバーすると主張できる可能性がある。しかし、一部継続出願はその定義上、親出願に含まれていない主題を含んでいる。したがって、親出願の譲渡が、親出願に存在しなかった新しい主題をカバーするかどうかという問題が生じる可能性がある。これは、親出願にはいない新しい発明者が新しい主題に貢献している場合に、特に問題となる。したがって、たとえ親出願の譲渡が一部継続出願をカバーしていたとしても、常に一部継続出願のための新しい譲渡証書を取得すべきである。
さらに重要なことに、一部継続出願（CIP）を提出する理由がほとんどない、一部継続出願のクレームが親出願によって完全には裏付けられていない場合、そのクレームは親出願の有効な出願日の利益を享受できない。そして、提出のタイミングによっては、親出願が一部継続出願に対する先行技術となる可能性がある。もし親出願が後に提出される出願のクレームをサポートするのであれば、特許権者は後の出願を通常の継続出願または分割出願として提出する方がはるかに有利である。その場合、後の出願が親出願の有効出願日の利益を享受することに疑いの余地はなく、親出願が後の出願に対する先行技術になることもない。
一方で、親出願が後に提出される出願のクレームをサポートしていない場合、後の出願を一部継続出願とするメリットはない。後の出願を一部継続出願として提出することは、親出願が後の出願のクレームをサポートしているかどうかについて混乱を招く可能性があり、クレームが親出願によってサポートされているかどうかを解決するための法的手続きにおいて、複雑な（そしておそらく高額な費用がかかる）事実問題を生じさせることになる。
特許権者は、自社のポートフォリオ内の一部継続出願を確認し、適切な譲渡が行われているか確認すべきである。当事者は、一部継続出願が個別に記録された譲渡証書の対象となっていることを確認するため、慎重なデューデリジェンスを行うべきである。一部継続出願を含む特許ファミリーの訴訟を開始する前に原告となる者は、権利の帰属や当事者適格に後から疑問が生じることを避けるために、ファミリー内の全ての出願について権利の連鎖を確認すべきである。
同様に、一部継続出願特許を含む侵害訴追に直面している当事者は、その特許が適切に譲渡されているかを確認すべきである。
報告者紹介
William C. Rowland
Shareholder, Buchanan Ingersoll & Rooney
William C. Rowland is co-chair of Buchanan’s Intellectual Property section and Patent Prosecution group, and is the Mechanical Practice Group leader. His practice is focused on client counseling on intellectual property matters, concerning both domestic and international issues, as well as drafting and prosecuting patent applications in mechanical, optical and electrical technologies and industrial designs.
He earned his J.D. from The George Washington University Law School in 1980, following his B.S. in Mechanical Engineering from the University of Vermont, where he graduated cum laude in 1977.
