この事件では、112条に基づくクレーム解釈、更には、ソフトウエア・バードウエアの混在したハイブリッドクレームの解釈が争われた。
米国特許法112条の明瞭性の問題、ソフトウエアとハードウエアのハイブリッドクレームの解釈など112条の注意点明らかにした判決
この判決は、Synchronoss(原告)は、インターネット経由で接続された複数のデバイス間のデータを同期するための３件の特許(6,671,757; 6,757,696 及び7,587,446)特許権者で、Dropbox(被告)を提訴した事件であるが、112条の問題を浮き彫りにしているので、その内の2件の特許の議論を紹介する。
地方裁判所は‘696特許のクレーム解釈において、すべてのクレームに現れる6つのクレームの用語は、明細書に開示された適切な構造に対応していなかったことを理由に、不明瞭と認定した。
この為の判定の基準は、クレームに記載の機能を実現するために十分な構造がクレームに記載されていると当業者が理解できるかどうかに置かれている。クレームが112条(f)のミーンズプラスファンクションクレームと判断されると、不明確性は2ステップの判断で行う。即ち、第1ステップは、クレームに記載された機能を識別し、第2ステップは、クレームの機能を実行する構成が明細書に適切に開示されているかどうかをチェックする。
この2ステップ判断を行った結果、クレームの言及する機能が、当業者が認識できる明細書内の「適切な」構造に対応していなかったので、この特許を地裁同様に、CAFCも無効と判断した。
次に、‘696特許に関しては、ユーザー識別子モジュールを含むさまざまなクレーム要素が機能的な記載かどうか先ず判断し、機能的な記載であることを認定すると、次のチェックに進んだ。次のステップでは、十分にその機能をサポートする具体的な記載が明細書にあるかどうか判断した結果、クレームの機能記載をサポートする具体的な記載がないことを理由に特許を無効にした。
‘757の特許は、第1システムと第2システムのデータの差分を取り、同期させる発明である。この特許は同期エンジン、データストアなどのハードウエアをハードウエア要素をクレーム1に取り込み、ハードウエア発明として発明を特定した。地裁では、ハードウエアを要件とするクレーム解釈に対し、ハードウエアはソフトウエアの置かれる場所を特定するに過ぎないとSynchronossと反論したが、裁判所はハードウェアから完全に切り離されたソフトウェアをカバーしてないと認定した。
更に、Dropboxはに§271(a)に基づくシステム全体を「使用する」直接侵害のないことも裁判所は確認した。なお、被告は自らの主張を、Centillion Data Sys. LLC 対 Qwest Comm. Int’l Inc.事件 No. 2010-1110 (Jan. 20, 2011)に依存したが、Centillionの要件(発明を実施し、全体としてシステムを制御し、それから利益を受けなければならい)、に鑑み否定された。
