CAFC判決

CAFC判決

Bluetooth SIG Inc. 対 FCA US LLC 事件

9th Circuit, No. 21-35561 (April 6, 2022)

独自の登録商標をもつ部品を組み込んだ完成車両が販売された場合、その部品が完成車にどのように搭載されているかが明示されているときには「ファースト・セール・ドクトリン」が適用されることを示した控訴審判決。

特許や商標の所有者は、最初に関連する商品が販売されると、それ以降の流通過程で関連特許や商標の権利主張をすることはできない。これは、「ファースト・セール・ドクトリン」と呼ばれる判例法上の原則である。

Bluetooth SIG, Inc.(SIG)はNPO法人として著名な商標Bluetoothを所有する。SIGはBluetooth商標の使用希望者に対し、有償で商標使用ライセンスを許諾している。その際、ライセンシーに対し、使用条件を順守する旨の宣誓書の提出を求めた。FCA US LLC (FCA)は、第三者が製造したBluetooth商標の付いたヘッドユニットを購入し、それを搭載した乗用車を製造していた。Bluetoothヘッドユニットは、SIGの商標ライセンスを受けたライセンシーが製造したものである。

SIGは、FCAを商標侵害で地裁に提訴した。FCAは「ファースト・セール・ドクトリン」を根拠に非侵害の抗弁を主張したが、地裁は、ファースト・セール・ドクトリンが適用されないと認定し、FACによるBluetooth商標の侵害を認めた。FCAは第9巡回区控訴裁に控訴。控訴裁は地裁の商標侵害の判決を破棄し、事案を地裁に差戻した。

控訴裁は、登録商標の付いた部品を組み込んだ完成車が販売された場合にもファースト・セール・ドクトリンが適用されることを確認した。ただし、その場合、商標付の部品(ヘッドユニット)が最終製品(完成車両)にどのように搭載されているかが明示されていることが条件となる。