過去の事件との間で争われた商標と使用形態が異なる場合、先例による防御排除の効力は働かないとした判決。最高裁は、防御排除の効力が働くためには事実の主要な事項が共通していることが必要であるとした。
過去の事件との間で争われた商標と使用形態が異なる場合、先例による防御排除の効力は働かないとした判決
両当事者は、いずれもLuckyの文字をマークやロゴの一部に使用し、ジーンズや他のアパレル製品を販売していた。Marcelは、‘Get Lucky’を商標登録し、さらにLuckyを使用した商標をいくつか登録した。Marcelは2001年、Lucky BrandがGet Luckyの登録商標を侵害したとして地裁に訴えた。この訴訟は2003年、Lucky BrandがGet Luckyの表記をしないこと、Lucky Brandが自分自身の商標を使用することについてMarcelが侵害主張しないこと、を定めた和解により取り下げられた。
Lucky Brandは2005年、Marcelとそのライセンシーを、自分の登録商標‘Lucky Brand’’に侵害するとして提訴した。これに対して、Marcelは、Lucky BrandがGet Lucky商標の使用を和解契約後も継続したと主張して反訴した。地裁は、Lucky Brandによる商標侵害を認定した。
Marcelは2011年、Lucky Brandによる‘Lucky’を含む商標の使用がGet Luckyの登録商標を侵害しているとして商標侵害訴訟を起こした。Lucky Brandは、Mercelの主張は2005年の訴訟における主張と実質的に同じであるとして地裁に請求の却下を申し立て、地裁はこれを認めてMarcelの訴えを退けた。事件は第２巡回区控訴裁に上訴された。控訴裁は2005年訴訟と2011年訴訟では審理対象の使用商標が異なるとして地裁の判決を破棄し、事案を差し戻した。
差戻審において、Lucky Brandは和解契約により商標侵害の請求は放棄されたとする防御を主張した。これに対してMarcelは、その理由は2005年訴訟での防御として申し立てられるべきものであり、このような主張は排除されると反論した。差戻審では和解契約が当事者によるその後の訴訟提起を放棄させているかどうかが争われ、地裁は和解契約によりMarcelは訴訟提起が禁止されると判決した。Marcelは再び第２巡回区控訴裁に上訴した。控訴裁は、Lucky Brandの主張は2005年の訴訟で提起されるべきであったとして、抗弁を認めず、地裁の判決を再び破棄した。
事件は連邦最高裁に上告された。最高裁は、防御排除の効力が働くためには事実の主要な事項が共通していることが必要であるとした。そして、2011年訴訟と2005年訴訟では争われた使用商標も期間も使用形態が異なっているため、事実の主要な事項は共通しておらず、Lucky Brandによる防御は排除されないとして控訴裁判決を破棄した。
