この判決でCAFCは、再発行特許でクレームが拡張されるときには原特許の記載で明示的に支持されていなければならないと判示した。
再発行特許でクレームが拡張されるときには原特許の記載で明示的に支持されていなければならないとした判決
Flow Valveはパイプ連結具加工装置に関する再発行特許を保有する。この再発行特許の原特許の実施例は全てが回転軸(arbor)を具備したものであったが、Flow Valveは再発行特許でarborを含まない装置を包含するために新たに7つのクレームを追加した。しかし、明細書の記載や図面については原特許のままであった。
Forum US, Inc.は2017年4月、Flow Valveの再発行特許の無効確認訴訟を地裁に提起し、追加クレームが明細書の記載により支持されていないと主張した。それに対してFlow Valveは、当業者であれば特許にはarborの有無にかかわらず種々の加工装置が含まれることを当然に認識すると反論し、専門家の証言を証拠として提出した。地裁は、モーションを認め、トライアルを行わずに追加クレームが明細書の記載でサポートされていないと判決した。
事案はCAFCに控訴され、CAFCは、たとえ当業者が明細書の記載を読んでarborのない装置が含まれることをイメージできたとしても、原特許の法251条(a)の要件の不順守の問題を解消するものではなく、再発行特許でクレームを拡張するときには原特許の記載が明示的にサポートするものでなければならないと判示して地裁の判決を支持した。