方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein clauseでの記述によりクレーム範囲が限定されることを認める地裁の判決を支持した。
方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決
Allerganは緑内障治療薬Combiganに関する特許3件の特許権者である。Allerganの代表的特許のクレーム1は、0.2% w/v brimonidine tartrate and 0.68% w/v timolol maleateからなる化合物を一日2回点眼する方法クレームであり、２つのwherein clauseを含んでいた。その１つが、0.2%のbrimonidine tartrateを３回点眼することで同一効果が得られること、もう一つが３回のbrimonidine tartrate点眼と比べ、副反応のリスクを減らすことができることであった。３件の明細書の記載は同一であった。
SandozがCombiganのジェネリック薬の簡略販売承認の申請（ANDA）をおこなったため、AllerganはSandozを特許侵害で提訴した。裁判でSandozは、方法クレームのwherein clauseは記載された方法の結果を述べるだけであり、クレームを限定する要素ではないと主張した。しかし、地裁はwherein clauseによりクレーム範囲が限定されていると認定した上で、Allerganの請求を認め、侵害の予備的差止めを認めた。
SandozはCAFCに控訴。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein clauseでの記述によりクレーム範囲が限定されることを認める地裁の判決を支持した。
